真“知”灼见丨商标权侵权赔偿金额大数据报告

单位 | 申骏律师事务所(上海/北京/深圳)发布日期:2020-04-24 14:57:35

本报告原文分为以下五个部分,字数为34,000余字,为便于手机阅读,本次推送对相关法律规定进行了省略,对第三部分进行了较大删减。若需报告全文,请关注【申骏律师】(微信号:sunjunlaw)并在后台回复关键词“商标权”即可获取。

目录

一、引言

二、报告的来源

(一)样本来源

(二)样本概况

三、赔偿的规则(本篇删减)

(一)判赔金额超过一百万的案件的具体分析

(二)上海法院认定合理费用的案例分析

(三)法院认定被告侵权但驳回原告损害赔偿请求的案例分析

(四)上海法院认定较低赔偿数额的案例分析

(五)驰名商标的司法认定规则

(六)特殊侵权赔偿责任承担主体分析

(七)上海法院认定不侵权的案例分析

四、我们的建议

附:相关法律规定(本篇省略)

一、引言

司法实践中,因商标权侵权案件的赔偿规则不明确,法院在侵权赔偿数额的裁判上拥有较大的自由裁量权,导致权利人无法准确判断针对侵权行为可以提出的赔偿请求。本报告中,我们以上海地区2016至2019年期间的商标权侵权民事判决书为样本,通过对侵权及判赔规则,赔偿数额及合理费用的判赔区间,影响赔偿数额的因素(例如商标驰名与否对赔偿的影响情况),特殊被告(如侵权公司的股东、开有侵权商铺的商场、网络服务平台、个体工商户项下实际经营者和登记经营者)承担连带责任的情形等方面的分析,撰写完成本大数据报告,期望可以为商标权侵权案件赔偿数额的预判提供参考并提出提高商标侵权诉讼的赔偿金额的相关建议。

二、报告的来源

(一)样本来源

1.检索条件

如上图所示检索条件,我们于2019年9月2日登录案例数据库,检索相关判决书并下载存档,共805份民事判决书。

2.有效样本

在下载的805份民事判决书中,不属于商标权侵权案件、判决书内容显示异常等样本共36份(即无效样本),本报告采纳的有效样本共769份。

(二)样本概况

1.侵权及赔偿比例

在选取的样本中,人民法院认定构成商标权侵权且判决被告承担赔偿责任的共651例、占比84.7%;人民法院认定构成商标权侵权但被告不承担赔偿责任的共60例、占比7.8%;人民法院认定不构成商标权侵权的共58例、占比7.5%。

2.请求赔偿金额与实际赔偿金额概况

权利人起诉主张赔偿数额区间范围依次为:10万以下(444例、占比68.2%)、超过10万30万以下(90例、占比13.8%)、超过30万50万以下(49例、占比7.5%)、超过50万100万以下(31例、占比4.8%),超过100万300万以下(18例、占比2.8%),超过300万(19例,占比2.9%);而人民法院最终支持的赔偿区间范围为:10万以下(562例、占比86.3%)、超过10万30万以下(48例、占比7.4%)、超过30万50万以下(19例、占比2.9%)、超过50万100万以下(6例、占比0.9%),超过100万300万以下(13例、占比2.0%),超过300万(3例,占比0.5%)。

可见,在上海地区的著作权侵权案件中,人民法院普遍会在权利人请求的基础上相应下调侵权赔偿数额,且赔偿金额大多在10万元以下。统计发现,人民法院认定侵权且判决被告承担赔偿责任或合理费用的案例中,平均赔偿额为115645元,平均合理费用为18640元。

三、赔偿的规则

(一)判赔金额超过一百万的案件的具体分析

1.通过工商查处、刑事侦查等公权力机关固定侵权产品仓库数量巨大

【案例1】上海宇马铝制品有限公司与广东凤铝铝业有限公司侵害商标权纠纷(二审)

【案号】(2018)沪73民终400号

【实际判赔金额】210万元

【裁判观点】略

【工商查处情况】

2017年6月22日,上海市奉贤区市场监督管理局作出奉市监立通字[汇]第X号立案通知书,载明“……”

2017年7月4日,杭州市萧山区市场监督管理局作出萧市监开处字[2017]83号行政处罚决定书;载明“……”

2017年8月10日,武汉市武昌区工商行政管理和质量技术监督局向凤铝公司出具2017年第8号《政府信息公开决定书》,其中现场笔录载明“……”。

【案例2】上海顶易建筑装饰材料有限公司与上海异格环保节能科技有限公司、张浩侵害商标权纠纷(一审及二审)

【案号】(2017)沪0112民初18402号、(2018)沪73民终265号

【实际判赔金额】200万元

【裁判观点】略

【工商查处情况】

2017年4月17日,浙江省温州市平阳县市场监督管理局对温州容海实业有限公司生产经营场所进行了检查,并扣押了“……”;

2017年4月26日,上海市奉贤区市场监督管理局对上海岱川建筑装饰材料有限公司进行了检查,查见现场有“……”;

2017年4月26日,上海市奉贤区市场监督管理局对上海津易建材有限公司进行了检查,查见现场有“……”

上海市工商行政管理局检查总队执法记录照片显示“……”。

【案例3】王友园、谢军侵害商标权纠纷(一审)

【案号】(2018)沪0115民初28022号

【实际判赔金额】300万元

【裁判观点】略。

【刑事案件证据材料】

赣州市公安局制作的扣押清单载明,公安机关还从王友园处扣押印有侵权标识的纸箱9,000个,铁盒149,400盒,标签67,200枚。

赣州市公安局扣押了《鞋油厂成品出库登记表》共12页。出库登记表的栏目包括发货时间、规格、数量、本次金额、详细说明、备注,表中的内容均为手写,出库登记表上有王友园的签名。出库登记表涉及的出库期间为2015年3月19日至2016年1月21日,在此期间,王友园的鞋油厂共出库各种规格的鞋油共计700多万盒,货值总计约740万元

2.通过支付宝调取历史总销量,固定侵权总额

【案例4】伊稻(上海)商业有限公司与平湖奥奔箱包有限公司、周继红等侵害商标权纠纷(一审及二审)

【案号】(2015)徐民三(知)初字第658号、(2017)沪73民终57号

【实际判赔金额】120万元

【裁判观点】综合考虑伊稻公司商标的声誉、涉案商品的销售价格、同行业利润水平、方伟与奥奔公司的支付宝历史销售记录和数据、侵权行为的性质、实施侵权行为的过错程度以及侵权时间等因素酌定赔偿数额

【支付宝提供的证据】案件审理过程中,支付宝(中国)网络技术有限公司提供涉案历史销售记录和数据的光盘。光盘内容显示“……”

3.通过工程中标合同,固定侵权额

【案例5】3A合成物有限公司等诉被告临沂阿鲁新歌复合板有限公司、上海江河幕墙系统工程有限公司侵害商标权纠纷(一审及二审)

【案号】(2015)浦民三(知)初字第1230号、(2017)沪73民终274号

【实际判赔金额】150万

【裁判观点】本院考虑以下因素确定赔偿金额:(一)临沂阿鲁新歌公司和上海江河公司签订的《铝塑板采购合同》约定,上海江河公司就涉案工程向临沂阿鲁新歌公司采购铝塑板共计18,506平方米,总价为5,736,860元。(二)两原告的“ALUCOBOND”商标和“阿鲁克邦”商标具有较高的知名度。(三)临沂阿鲁新歌公司实施了全面的仿冒行为,侵权情节恶劣。(四)临沂阿鲁新歌公司主观上具有侵权的恶意。

【中标合同显示】

2015年4月11日,上海江河公司(甲方)和临沂阿鲁克邦复合板有限公司(乙方)签订了《铝塑板采购合同》。合同约定,双方就国家电网世博园B02B地块办公楼项目幕墙工程甲方从乙方订购铝塑板协商一致,单价为每平方米310元,共计18,506平方米,总价为5,736,860元。

4.被告违反证据开示,承担不利法律后果

【案例6】无锡济民可信山禾药业股份有限公司与南京亿华药业有限公司侵害商标权纠纷(一审及二审)

【案号】(2015)徐民三(知)初字第1321号、(2017)沪73民终299号

【实际判赔金额】550万

【裁判观点】鉴于一审法院曾依据其申请,责令亿华公司提供侵权药品的账册及销售记录,而亿华公司明确拒绝提供,故一审法院认定亿华公司该行为已构成举证妨碍,将依法参考济民公司的主张、济民公司利润率、权利商标产品的销售情况等相关证据综合判定赔偿数额。二审法院认为本案中,在一审法院要求亿华公司提供侵权药品账册以及销售记录的情况下,亿华公司明确拒绝提供,已经构成举证妨碍。综合考虑侵权行为的持续时间、主观恶意、药品的利润情况,特别是亿华公司关于其经营规模、销售业绩等的宣传情况,一审法院判令亿华公司赔偿济民公司包括合理开支在内的经济损失550万元,并无不当。

5.在个案中认定驰名商标,通过公证证明侵权地域广,形式多

【案例7】拉菲罗斯柴尔德酒庄与上海保醇实业发展有限公司侵害商标权纠纷(一审)

【案号】(2015)沪知民初字第518号

【实际判赔金额】200万元

【裁判观点】本院结合如下具体因素酌情确定赔偿数额:1.原告涉案注册商标的知名度以及未注册商标的驰名程度及其显著性;2.两被告实施本案侵权行为具有明显的主观恶意;3.两被告的侵权持续时间、侵权规模、被诉侵权商品的销售情况;4.侵权商品进口单价(包含进口需要交纳的相关税收)与销售价格之间的差价;5.侵权商品系酒类商品;6.原告虽对其主张的合理费用未提供证据,但律师确实参与了本案诉讼,故结合本案中律师的工作量、律师费收费标准等对其主张的律师费全额予以支持;对其主张的公证费根据相关证据与本案的关联程度酌情予以支持。

【公证情况】通过公证固定保醇公司在河南、江苏、安徽、上海、浙江、四川、重庆等地的多家分店。

总结:所有判赔金额在100万以上的案件的共性在于对被告侵权规模进行了有效的证明,都引入了有公信力的第三方,甚至是行政前置、刑事前置。从而固定了侵权产品的总量/销售额。对于以线下销售为主的侵权行为,可通过市场监督管理的查处作为前置手段,对于线上销售为主的侵权行为可向平台方申请调查。涉及招投标时,中标合同也可能成为重要的证据。对应不同的侵权案件,从不同的方向固定侵权规模的证据成为了获得高额赔偿的必备因素,在权利人尽力举证后还可以申请法院要求对方提供侵权行为的相关账簿等资料,如果被告方不配合会因为妨碍举证而被高额判赔。

(二)上海法院认定合理费用的案例分析

在本次研究的案例样本中,我们对权利人实际获得的平均合理费用赔偿情况进行分析,可用于统计合理费用数额的案件总计299件,法院支持的平均合理费用数额为18,640元。

1.合理费用过高

【案例8】路易威登马利蒂与上海冠华皮具有限公司、上海铭心实业有限公司等侵害商标权纠纷案

【案号】(2016)沪0110民初3421号

律师费:本案原告要求被告赔偿原告因制止侵权行为所支付的调查费、差旅费、公证费和律师费等合理开支170,000元。法院认为,该案被控侵权商品确系公证购买,因此考虑原告为本案诉讼产生的实际所需,并参照国家司法行政部门规定的律师收费标准、原告律师的工作量、实际判赔额和请求赔偿额的比例等因素,酌情支持原告为本案支出的合理费用,最终判决被告赔偿合理费用20,000元。

【案例9】先正达参股股份有限公司与先正达(上海)肥料有限公司、郑州火爆网络科技有限公司侵害商标权纠纷案

【案号】(2016)沪73民初764号

打印费:本案原告主张合理开支93,773元,包括律师费85,118元、打印费8,655元,并表示由于存在其他诉讼,该费用已经系在各个案件中分摊后的费用。法院认为,对于律师费,根据律师收费标准和案件具体情况在合理范围内酌情确定,对于打印费,亦将根据原告为本案诉讼所提交证据的数量以及提交的必要性、在相关案件中分摊的合理性等原则酌情确定,最终判决支持了合理费用人民币30,000元。

【案例10】丝芙兰与上海兰诺化妆品有限公司侵害商标权纠纷案

【案号】(2016)沪0112民初26681号

购买产品费用:本案法院认为,为制止侵权行为而支出的合理费用应以必要合理为限。原告为公证取证购买相关商品确需支出相应的费用,但每款商品购买一件即可证明被告的侵权行为,故对于超出部分之金额,本院不予支持。

2.合理费用无证据支持

在本次研究的案例样本中,我们也发现确实存在举证不能的情况。而无证据并不代表无法获得赔偿,最高人民法院曾指出,为制止侵权行为所支付的合理开支并非必须要有票据一一支持,人民法院可以根据案件具体情况,在有票据证明的合理开支数额的基础上考虑其他确实可能发生的支出因素,在原告主张的合理开支赔偿数额内,综合确定合理开支赔偿额。此观点在本次研究的案例中也获得了印证。

【案例11】上海异格环保节能科技有限公司与上海顶易建筑装饰材料有限公司、张浩侵害商标权纠纷案

【案号】(2018)沪73民终265号

差旅费和住宿费:本案法院认为对于顶易公司主张的差旅费,其未能提交相应证据证明其实际支出,亦未能就其合理性作出必要说明,一审法院对此不予支持。

【案例12】上海塞波涂料有限公司与上海徽富防火材料有限公司侵害商标权纠纷案

【案号】(2017)沪民终39号

交通费:本案就合理费用赔偿请求部分,法院认为原告主张的交通费并无相应证据证明其实际支出,因此法院对此不予支持。

【案例13】广东兴发铝业有限公司与杭州楠博实业有限公司侵害商标权纠纷案

【案号】(2017)沪73民终245号

未提供相应票据作为支持的律师费:本案原告主张了6万元的律师费,法院认为,鉴于兴发公司确有代理律师参与了全案诉讼,故法院对其要求楠博公司支付律师代理费的主张予以支持。对于兴发公司主张的律师费金额,法院注意到,兴发公司所提交的《知识产权纠纷代理合同》中并未明确具体维权对象为楠博公司,5万元发票的备注内容与本案情况相符,而1万元发票的备注内容却未与本案情况完全契合。有鉴于此,一审法院结合案件的繁简程度、兴发公司代理律师的实际工作量并根据相关律师服务收费政府指导价标准、实际判赔额与诉请赔偿额的比例对该金额予以酌定。

(三)法院认定被告侵权但驳回原告损害赔偿请求的案例分析

在本次检索的769例有效案例中,有711例法院最终均认定被控侵权人侵犯原告商标专用权,但其中60份判决中,法院驳回了原告的损害赔偿请求。在此情形下,商标权利人虽然获得部分胜诉判决,但无法获得经济赔偿,而被控侵权人虽然实施了侵权行为,却可以免除赔偿责任。

具体而言,纵览60份判决书,共有三类情形可能导致法院认定被告侵犯原告商标专用权,但不需要承担赔偿责任:

1.侵权人未获利,权利人也未遭受损失

【案例14】上海怡游商贸有限公司与李立言侵害商标权纠纷案

【案号】(2018)沪0104民初21638号

【裁判观点】根据《商标法》的规定,侵犯商标专用权的赔偿数额,按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以确定的,可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定;权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该商标许可使用费的倍数合理确定。鉴于侵权商品未实际销售,未对怡游公司造成实际损失,李立言也未从中获利,因此,怡游公司要求李立言赔偿经济损失缺乏事实依据,本院对怡游公司该项诉讼请求不予支持。

2.商标权利人三年未使用相关商标的

【案例15】李彩章与上海圣敏餐饮管理有限公司侵害商标权纠纷案

【案号】(2017)沪0112民初578号

【裁判观点】如果没有实际使用注册商标,仅有转让或许可行为,或者仅有商标注册信息的发布或者对其注册商标享有专有权的声明等的,均不是法律意义上的商标使用。被告发展370家加盟商,使用含有“龙卷风”字样的标识,因原告未实际使用涉案商标,相关公众无从将“龙卷风”商标与原告相联系,也不会使公众产生与原告提供的商品或服务产生混淆。原告也未提供证据证明第XXXXXXX号注册商标品牌商誉受损结果的发生。故本院认为,原告要求被告赔偿经济损失的诉讼请求,缺乏事实依据,本院不予支持。

【案例16】江苏佳弘国际贸易有限公司诉无锡澳鑫商贸有限公司侵害商标权纠纷案

【案号】(2016)沪0115民初20489号

【裁判观点】商标权利人若不使用其注册商标,就不存在因使用注册商标而获得的经济收益;他人未经许可使用该注册商标,也不会对商标权利人造成实际的经济损失。因原告未证明已实际使用涉案的两个注册商标,故原告要求被告赔偿经济损失的诉讼请求,本院不予支持。

3.销售者不知其出售产品是侵权的,且能证明合理来源

【案例17】云南白药集团健康产品有限公司与周业勇、叶文龙侵害商标权纠纷案

【案号】(2018)沪0104民初5713号

【裁判观点】周业勇、叶文龙是否具有免除相应赔偿责任的事由,取决于是否符合上述法律规定。第一,从涉案侵权商品与云南白药公司同款正品的比对可见,二者的差别均在细微之处,销售者施以一般注意力难以察觉,且叶文龙购入涉案侵权商品的价格,与云南白药公司当庭陈述的正品终端零售价相比差异不大,叶文龙从采购价格上也难以察觉采购销售的为侵权商品,故本院采信叶文龙销售商品时不知道系侵害涉案商标专用权的商品。第二,叶文龙提供了悠安公司盖章的销售单、证明、说明及该公司营业执照复印件,能够证明其销售的涉案侵权商品系从具有合法经营资质的案外人处采购而得,其作为销售者已经履行了合理注意义务。

【案例18】宁波市福达刀片有限公司与上海国娇五金机电经营部侵害商标权纠纷案

【案号】(2017)沪73民终281号

【裁判观点】在国娇经营部举证证明其销售的涉案商品存在合法来源的情况下,福达公司若认为存在其他可能性,应该举证证明,但福达公司并未提供证据予以佐证,故一审法院据此认定国娇经营部销售的涉案商品具有合法来源并无不当,本院予以维持。

(四)上海法院认定较低赔偿数额的案例分析

本次研究的案例样本中,法院判赔的金额平均数约为10万元左右,相对来说并不能充分满足权利人的预期。因此,我们通过对案例作进一步的研究,就侵害商标权纠纷中赔偿金额较低的原因作出了以下几点分析。

1.实际损失、侵权获利及许可费倍数的适用门槛高

【案例19】红蚂蚁装饰股份有限公司与上海红蚂蚁装潢设计有限公司徐汇分公司、上海红蚂蚁装潢设计有限公司侵害商标权纠纷

【案号】(2017)沪0104民初11741号

【实际赔偿金额】70,000元

【裁判观点】关于赔偿损失的诉讼请求,江苏红蚂蚁公司主张按照其授权盐城红蚂蚁公司使用涉案商标的商标许可使用费来确定赔偿数额,本院认为,江苏红蚂蚁公司授权盐城红蚂蚁公司使用商标的使用范围、使用期限、使用地域、使用方式等因素,与本案中上海红蚂蚁徐汇分公司的被控侵权行为均存在差异,故江苏红蚂蚁公司授权盐城红蚂蚁公司使用涉案商标的商标许可使用费与本案赔偿数额的确定之间缺乏足够关联,江苏红蚂蚁公司要求按照上述合同确定赔偿数额,本院不予支持,但该合同约定的许可使用费可以作为酌定赔偿额的参考因素之一。

2.实践中对惩罚性赔偿的适用频率及力度均较低

【案例20】MCM控股公司与上海亚太盛汇休闲购物有限公司、上海汇阳服饰礼品市场经营管理有限公司等商标权权属、侵权纠纷

【案号】(2017)沪0115民初78824号

【实际赔偿金额】50000元

【裁判观点】关于赔偿金额,原告主张应对三被告应进行惩罚性赔偿。本院认为,根据《商标法》第六十三条第一款的规定,适用惩罚性赔偿的条件之一是按照该款规定的方法(即权利人因被侵权所受到的实际损失确定、侵权人因侵权所获得的利益或商标许可使用费的倍数)确定数额。本案中,原告因被侵权所受到的实际损失、三被告因侵权所获得的利益难以确定,涉案注册商标许可使用费既难以确定,亦与本案侵权行为所造成的损害后果不具备相当性,故本案不符合适用惩罚性赔偿的条件。

3.权利人取证途径及诉讼策略的选择问题

【案例21】广州蓝月亮实业有限公司与上海市松江区小昆山镇迎宁百货店侵害商标权纠纷

【案号】(2018)沪0104民初5711号

【实际赔偿金额】4000元

【裁判观点】关于赔偿金额。鉴于蓝月亮公司因被侵权所受损失、迎宁百货店因侵权所得利益、涉案注册商标许可使用费均难以确定,本院综合考量蓝月亮公司主张保护商标的知名度、迎宁百货店的经营规模、侵权时间、侵权行为的性质、侵权后果、涉案商品的售价等因素酌情确定。

总结:当前商标侵权司法实践中,权利人获赔金额较低的原因主要在于,就权利人损失或侵权获利等金额的确定而言,缺乏明确的裁判标准,尤其是证据审查的标准,使得当事人和法院无法得到有效指引,同时,法院裁量赔偿金额的基础水平较低,尚需加大对侵权行为尤其是严重恶意侵权的惩戒力度,而权利人也需要选择更为有效的取证途径和诉讼策略。

(五)驰名商标的司法认定规则

1.涉案商标是否驰名的必要性认定

【案例22】路易威登马利蒂与上海龙联实业发展有限公司、冯旭忠侵害商标权纠纷

【案号】上海知识产权法院(2015)沪知民初字第228号

【裁判观点】在本案中,涉案商标核定使用的商品类别为第18类毛皮、皮革、旅行包、坤包、公事箱(包)等,而被控侵权商品均属专门供汽车内使用的运载工具内装饰品,包括安全带插扣和遮阳板CD夹,其中,虽然遮阳板CD夹由于所使用材质为人造皮革,属于人造皮革制品,可认定为与涉案注册商标核定使用商品相类似的商品。但安全带插扣与涉案注册商标核定使用的商品类别相比,无论从相关公众对商品材质、销售渠道等方面的一般认知,还是根据《商标注册用商品和服务国际分类表》、《类似商品和服务区分表》上的分类,两者属于既不相同也不相类似的商品。因此,为了全面判断两被告是否构成商标侵权,有必要对涉案注册商标是否构成驰名商标作出认定。

2.驰名商标司法认定标准

【案例23】路易威登马利蒂与上海龙联实业发展有限公司、冯旭忠侵害商标权纠纷

【案号】上海知识产权法院(2015)沪知民初字第228号

【分析】在该案中,原告路易威登马利蒂(LouisVuitton Malletier)为证明涉案商标为驰名商标共提交了257份证据,其中:证据1-5主要为原告在中国大陆开设的专卖店一览表、历年工商年检报告等,用以证明原告在中国的市场份额、销售额、销售区域、利税等情况;证据6-27主要为商标注册证、宣传杂志等,用以证明原告涉案商标标识的注册及使用情况;证据28-158主要为全国各地门店的宣传照片、各类时尚杂志的广告发布情况、各类文章对于涉案商标的介绍等,用以证明原告对涉案商标的宣传或者促销活动的方式、持续时间、程度、资金投入和地域范围等情况;证据159-242主要为涉案商标在全国范围内的行政保护记录、司法保护记录、商标局公示内容等,用以证明涉案商标曾被作为驰名商标受保护的记录;证据243-257主要为第三方机构的品牌排名等,用以证明涉案商标享有的市场声誉。最终,人民法院亦是结合原告提交的证据、围绕《驰名商标解释》第5条的规定进行说理,并支持原告主张的涉案商标属于驰名商标。

【案例24】拉菲罗斯柴尔德酒庄与上海保醇实业发展有限公司侵害商标权纠纷

【案号】上海知识产权法院(2015)沪知民初字第518号

【分析】在该案中,人民法院从使用“LAFITE”商标、“拉菲”标识的葡萄酒商品在中国市场的销售情况、“LAFITE”“拉菲”享有的市场声誉、对“LAFITE”“拉菲”广告宣传、“LAFITE”“拉菲”被司法保护和其他相关事实等多方面进行审查,认定“我国相关公众通常以“拉菲”指代原告的“LAFITE”商标,并且“拉菲”已经与原告的“LAFITE”商标之间形成了稳定的对应关系,在被诉侵权行为发生前“拉菲”已为中国境内相关公众广为知晓,可以被认定为未注册驰名商标”。

(六)特殊侵权赔偿责任承担主体分析

1.市场管理者未尽到合理管理义务被判决承担侵权责任

【案例25】上海亚太盛汇休闲购物有限公司、上海汇阳服饰礼品市场经营管理有限公司与MCM控股公司侵害商标权纠纷

【案号】(2018)沪73民终163号

【裁判观点】亚太盛汇公司、汇阳公司作为涉案市场的经营管理者,在日常的市场管理活动中,应对包括市场内侵犯知识产权的侵权行为尽到合理的注意义务,租赁合同中亦明确约定,禁止经营者销售假冒高知名度商标的商品,汇阳公司对于经营者从事的不法经营行为有权查处。因此,当发现场内经营者实施售假行为时,亚太盛汇公司、汇阳公司应切实履行管理职责,采取有效措施制止该侵权行为,并应防止侵权行为的再次发生。

【案例26】路易威登马利蒂与上海韩城企业管理有限公司、刘翠平侵害商标权纠纷

【案号】(2015)普民三(知)初字第227号

【裁判观点】作为市场管理者,在日常的市场管理活动中,被告韩城公司应当知晓在市场内应禁止经营者销售侵犯原告注册商标专用权的商品,在原告反复发函告知在其管理的市场内存在出售侵犯原告注册商标专用权商品的情况时,理应对相关商铺加强监管。

2.网络服务提供者未尽合理注意义务判决承担侵权责任

【案例27】上海福网信息科技有限公司与呷哺呷哺餐饮管理有限公司侵害商标权纠纷

【案号】(2017)沪73民终334号

【裁判观点】福网公司作为信息发布平台的经营者,在法律未作明确规定的情况下,对注册用户在其平台上发布的信息并无逐条审查的义务,但仍应承担与其经营模式相适应的注意义务。

3.股东与公司财产混同需对公司债务承担连带赔偿责任

【案例28】上海爱昱教育科技发展有限公司、徐广彬与桐乡奥特斯电梯有限公司、杭州童探教育科技有限公司等侵害商标权纠纷

【案号】(2017)沪73民终286号

【裁判观点】当公司股东与公司存在财产、人员、业务等人格混同的行为时,公司则丧失独立人格,也丧失了独立承担责任的基础,此时公司股东需对公司债务承担连带责任。

4.一人公司股东无法证明财产独立的承担连带赔偿责任

【案例29】3A合成物有限公司、思瑞安复合材料(中国)有限公司与临沂阿鲁新歌复合板有限公司等侵害商标权纠纷

【案号】(2017)沪73民终275号

【裁判观点】法院认为,阿鲁新歌公司是一人有限责任公司。根据《中华人民共和国公司法》第六十三条规定,一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的,应当对公司债务承担连带责任。因赵宾不能证明公司财产独立于自己的财产,故其应当对公司债务承担连带责任。

5.个体工商户登记经营者和实际经营者共同承担侵权责任

【案例30】苏酒集团贸易股份有限公司与俞凤明、朱才正侵害商标权纠纷

【案号】(2018)沪0104民初29242号

【裁判观点】根据《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第五十九条规定,在诉讼中,个体工商户以营业执照上登记的经营者为当事人。营业执照上登记的经营者与实际经营者不一致的,以登记的经营者和实际经营者为共同诉讼人。本案中,涉案侵权商品系颛桥代购代销店出售,俞凤明系该店的登记经营者,其将个体工商户营业执照、公章、收款账户、开票资料等借给朱才正使用,朱才正系该店的实际经营者,通过营业员直接对外销售了涉案侵权商品。俞凤明作为销售涉案侵权商品法律上的主体,与朱才正构成共同侵权,应依法共同承担赔偿损失等侵权责任。

(七)上海法院认定不侵权的案例分析

本次研究的案例样本中,部分案例经法院审理后认定为不侵权的案例,在这种情况下,起诉方不仅耗费了大量的时间精力成本,其因维权产生的合理支出也无法得到赔偿。为避免造成此种企业自身资源的消耗以及司法资源的浪费,我们研究了大量法院认定不侵权的案例,发现了大多法院判决认定不侵权的案例存在以下几种原因:

1.被控侵权的商标与原告的注册商标是否存在显著差别

【案例31】上海秋满餐饮管理有限公司与上海市浦东新区周浦镇韵莹饮品店、广州九龙玖餐饮管理有限公司侵害商标权纠纷

【案号】(2018)沪0115民初37002号

【是否侵权】否

【裁判观点】略

【分析】在司法实践中,法院在认定被控侵权商品是否构成侵权时,主要从客观上进行判断,例如涉案注册商标是否有较强的显著性且是否有一定的知名度,被控侵权商品是否会与涉案注册商标商品产生混淆都是法官判断的重要客观因素。根据《驰名商标解释》第9条、第10条的规定,法院认定商标相同或者近似需要从两者提供的服务是否构成类似,使用的商标是否构成相同或近似,以及是否容易导致混淆等方面予以评判。其判断的基本原则为:(1)以相关公众的一般注意力为标准;(2)既要进行对商标的整体比对,又要进行对商标主要部分的比对,比对应当在比对对象隔离的状态下分别进行;(3)判断商标是否近似,应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。

2.能够证明被控侵权的商标在先使用

【案例32】浙江鼎丰贸易有限公司与安徽亮亮电子科技有限公司侵害商标权纠纷

【案号】(2016)沪73民终104号

【是否侵权】否

【裁判观点】略

3.基于商标一般授权的商标使用行为

【案例33】毕洪江与上海华哲企业管理咨询有限公司、谭莆阳侵害商标权纠纷

【案号】(2016)沪0110民初18875号

【是否侵权】否

【裁判观点】略

四、我们的建议

商标侵权案件中,权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益是法院直接认定赔偿数额的依据。但是,实践中,人民法院对于权利人的实际损失、侵权人的违法所得的举证要求非常高。因此,权利人应尽力举证其计算依据、计算方法的合理性,向法院提供合理的参考标准;其次应采取多种方式固定可有效证明侵权规模的证据;最后当权利人尽力举证后还可以申请法院要求对方提供侵权行为的相关账簿等资料。

权利人维权举证时,要关注各项数据,提前证据保全并结合各类证据计算侵权获利的大致金额、侵权的大致规模,更需要提供真实、合理、与案件关联度高、证据链完整的侵权获利证据和维权开支证据,以便权利人请求的赔偿金额、合理费用获得法院支持。具体而言:

第一,提供不同类型的证据,即丰富证据类型、拓宽证据来源渠道。

第二,尽力取得各类证据,对于难以取得的证据,应积极申请法院调取证据。例如:在权利人尽力举证后还可以申请法院要求对方提供侵权行为的相关账簿等资料,如果被告方不配合会被认定为妨碍举证。

第三,通过各种方式尽量提供、固定能证明涉案商标价值和侵权人侵权范围、规模的证据。(1)提供证明涉案商标价值的证据,包括被告涉案商标相关侵权产品的销售价格、销售情况等。(2)提供能证明侵权人侵权范围、规模的证据,包括但不限于侵权持续时间、侵权产品销量、侵权地域范围等。例如:通过工商查处、刑事侦察等公权力机关固定侵权产品仓库数量巨大;通过支付宝调取历史总销量,固定侵权总额;通过工程中标合同,固定侵权额;在个案中认定驰名商标,通过公证证明侵权地域广,形式多等。

第四,重视证据的案件关联度。(1)提供侵权产品获利与被侵权商标相关的证据;(2)提供律师委托代理合同,代理合同中尽量明确涉诉案件与本案一致;(3)提供律师费发票、公证书及票据以及其他各种合理费用的发票等书面凭证。

综合以上分析,我们认为,提高商标侵权诉讼的赔偿金额,除应尽力举证权利人实际损失、侵权人违法所得的计算依据、计算方法的合理性,并向法院提供合理的参考标准之外,还需要对被告侵权规模进行有效的证明,包括引入公信力的第三方证明,甚至是行政前置、刑事前置,从而固定侵权产品的总量/销售额。对应不同的侵权案件,从不同的方向固定侵权规模的证据成为了获得高额赔偿的必备因素。在权利人尽力举证后还可以申请法院要求对方提供侵权行为的相关账簿等资料,如果被告方不配合会因为妨碍举证而被高额判赔。权利人对侵权规模的证明越有效,所主张的赔偿请求和合理费用请求获得法院支持的概率就越大。

本文作者为申骏律所知识产权团队

团队负责人:张偲杰合伙人

本报告参与人员(按姓氏拼音排序):崔静、陈雨诗、范书华、陆艳、刘健、沈智雯、陶彩云、魏斌、项颖、张偲杰